특허청 거절이유통지, 무엇부터 확인해야 할까?

통지서에서 먼저 가를 것

• 회신 기한과, 기간을 연장할 여지가 있는지
• 청구항별 거절이유와 인용된 문헌
• 심사관이 차이점으로 보지 않은 구성
• 의견서로 다툴 부분과, 보정으로 좁혀야 할 부분
• 등록 이후에도 제품과 사업에서 남아야 할 범위

보정은 등록을 위한 양보가 아닙니다

먼저 볼 것은 인용문헌과 겹치는 부분을 좁힐 수 있는지입니다. 그다음이, 좁히더라도 사업상 반드시 지켜야 할 특징이 남는지입니다. 등록만을 목표로 범위를 크게 줄이면, 이후 경쟁 제품을 설명하기 어려운 권리가 남을 수 있습니다.

반대로 명세서에 근거가 약한 차이를 의견서만으로 밀어붙이면 기한만 씁니다. 의견서, 보정, 심사관 면담 중 무엇을 쓸지는 청구항마다 다릅니다. 면담은 모든 사건의 정답이 아닙니다. 쟁점이 문헌과 대비되는 한두 구성으로 좁혀졌을 때, 서면보다 설명이 빠른 수단입니다.

답변 전에 우선순위를 적습니다

서두르는 답변보다, 이번 출원에서 놓치면 안 되는 범위와 양보 가능한 범위를 먼저 적는 편이 낫습니다. 하나의 보정으로 모든 실시 형태를 살리기 어렵다면, 분할출원으로 범위를 나눌 여지도 이때 봅니다.

거절이유 대응에서 좁힌 청구항은 등록 이후 권리 관리, 침해 판단, 라이선스 논의의 출발점이 됩니다. 국내 출원에서 심사와 분쟁을 내다보고 핵심 범위를 확보하는 일이, 통지서를 받은 뒤에 다시 질문으로 돌아옵니다. 지금 남기는 문장이 나중의 권리범위입니다.

통지서와 함께 보면 빠른 자료

의견서 방향은 문헌만으로 정해지지 않습니다. 제품에서 빠지면 안 되는 구성, 이미 공개한 실시 형태, 곧 출시할 변경점이 있어야 보정 폭을 정할 수 있습니다. 아래가 있으면 청구항별 대응을 더 짧게 가를 수 있습니다.

• 거절이유통지서와 인용문헌, 회신 기한
• 지금 청구항 중 사업에서 포기할 수 없는 항
• 실제 제품·공정과 청구항이 어디서 같은지
• 곧 바꿀 설계나, 아직 공개하지 않은 실시 형태
• 이 출원 외에 같은 기술을 다룬 관련 출원